Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности

58

Для предупреждения «пиратства» в сфере передовых технологий целесообразно заключать договор о предоставлении права на использование РИД (т. е. лицензионный договор)

Термин «лицензия» имеет несколько значений. В Большом энциклопедическом словаре приведены следующие определения:

«Лицензия (от лат. licentia – свобода, право), разрешение:

1) экспортная или импортная лицензия, выдается компетентным государственным органом на осуществление внешнеторговых операций;

2) лицензия на использование изобретения или иного технического достижения, выдается владельцем патента;

3) лицензия на ведение какой-либо деятельности, на медицинскую деятельность, отстрел животных и др.»

В этой статье мы рассмотрим вопросы, касающиеся распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в частности изобретение, полезную модель и промышленный образец, охраняемые патентом, и товарные знаки, охраняемые свидетельством/сертификатом.

Развитие патентной системы как охраны РИД способствовало зарождению лицензионной торговли, хотя последняя возникла значительно позже, чем торговля товарами и услугами. В настоящее время многие производители конкурентоспособных услуг и продукции в области медицины нередко приобретают или реализуют свои новейшие разработки, продавая и покупая лицензии. Лицензионная торговля является основной формой международной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, содержащими «ноу-хау» по их применению и охраняемыми патентами в течение установленного срока за обусловленное вознаграждение и в границах определенной территории.

Введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации (т. е. применение лекарственных средств и медицинских изделий с использованием технологий лицензионной торговли) есть не что иное, как их «обращение», с учетом терминологии принятых в России в области здравоохранения специальных нормативно-правовых актов. Это Закон № 61-ФЗ и Закон об охране здоровья. Лекарственные средства и медицинские изделия в соответствии с нормами указанных законов можно применять лишь после получения разрешения и регистрации их уполномоченным федеральным органом исполнительной власти , установленным Правительством РФ.

Аналогичные нормативно-правовые требования при введении в гражданско-правовой оборот лекарственных средств и медицинских изделий существуют и в зарубежных странах .

Если лицензионная торговля ведется с участием зарубежного партнера, целесообразно учитывать и такие нормативно-правовые акты, как:

  • Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) , содействующее развитию лицензионной торговли на основе правовой базы, в частности ст. 31 «Другие случаи использования патента без согласия владельца прав» раздела 5 и ст. 40 «Контроль за антиконкурентной практикой в договорном лицензировании» раздела 8;
  • Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», устанавливающий меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (ст. 305–310 гл. 42, которые корреспондируют с главой 46 Таможенного кодекса Таможенного союза );
  • Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» , в частности подп. 4 п. 1 и п. 2 ст. 14, затрагивающие использование результатов интеллектуальной деятельности, приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Соглашение ТРИПС подтверждает, что международное сообщество признает исключительные права на интеллектуальную собственность (ИС) товаром аналогично материальной продукции.

Про академика П.Л. Капицу рассказывают следующую историю, произошедшую в 1920-х гг. При посещении завода компании «Сименс-Шуккерт» в Германии ученому, наделенному талантом инженера, пообещали за устранение неисправности сложного устройства вознаграждение в 10 000 марок. Капица, внимательно вслушиваясь, обстукал молотком устройство, а затем с силой ударил в определенную точку, после чего механизм заработал. Педантичные представители компании попросили представить калькуляцию для обоснования выплаты оговоренной суммы.

Калькуляция была составлена следующим образом: первая позиция – «за то, что ударил – одна марка», а вторая позиция – «за то, что знал куда ударить, – 9999 марок». Так ученый оценил в денежных единицах свои уникальные знания, компетенцию и действия .

Передача новых медицинских технологий на некоммерческой основе происходит благодаря научным конференциям, мастер-классам, симпозиумам, выставкам, публикациям и т. п.

Правообладатель РИД, охраняемых патентом, имеет право распорядиться принадлежащим ему исключительным (монопольным) правом на него (ст. 1229, 1233 ГК РФ). Для этого он может использовать любой способ, не противоречащий нормам действующих законов, этики и морали в области здравоохранения. РИД может быть использован правообладателем (владельцем патента), в качестве которого может выступать как автор, так и работодатель (в случае служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца), в собственном производстве, а также может быть передан иным лицам. При этом не должны нарушаться исключительные права третьих лиц.

Использование РИД предполагает выполнение широкого перечня требований, в частности введение в гражданский оборот или хранение для этих целей товара, созданного на основе изобретения, полезной модели, промышленного образца, а кроме того, применение способа, охраняемого патентом на изобретение. Введение в гражданский оборот возможно путем изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, ввоза на территорию РФ товара или способа, охраняемых патентом (п. 2 ст. 1352 ГК РФ).

По отношению к исключительным правам на РИД вместо термина «продажа» используется термин «коммерциализация», т. е. деятельность, направленная на получение прибыли от продажи РИД на основе лицензионного договора. Часто употребляется также словосочетание «передача прав», которое наиболее точно отражает специфику ИС и звучит более понятно для медицинских специалистов.

К договорам в сфере передачи прав на ИС применяются общие положения об обязательствах, изложенные в ст. 307– 419 ГК РФ, и общие положения о договорах, приведенные в ст. 420-553 ГК РФ.

На практике при продаже (коммерциализации) РИД наиболее часто используются два вида договоров:

  • договор об отчуждении исключительного права (ст. 1233, 1234, 1365 ч. 4 ГК РФ);
  • договор о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (его традиционно называют лицензионным).

Договор об отчуждении исключительного права иначе можно называть как договор отчуждения патента, поскольку именно патент подтверждает исключительные права. Одна сторона по договору отчуждения патента обозначена как патентообладатель, а вторая сторона как приобретатель. Предмет договора – передача исключительного права в полном объеме владельцем патента (патентообладателем) покупателю (приобретателю).

Приобретателем может быть физическое или юридическое лицо независимо от гражданства и местонахождения. При отчуждении патента, по сути, происходит его купля-продажа. Можно использовать также модель договора мены. При безвозмездном отчуждении патента допустим договор дарения. Приобретатель в дальнейшем по своему усмотрению реализует исключительное право, предоставленное патентом, включая и его коммерциализацию; при необходимости защищает приобретенные исключительные права в судебных и административных органах.

Законодатель предоставил право заявителю – автору изобретения при подаче заявки на выдачу патента приложить к документам заявки заявление с просьбой о заключении договора об отчуждении патента (в случае его получения) с первым лицом, изъявившим такое намерение (ст. 1366 ГК РФ). В этом случае автор – заявитель не уплачивает государственные пошлины. Бремя их уплаты ложится на лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента. Кроме того, законодатель устанавливает двухгодичный срок, в течение которого ожидается письменное уведомление от иных лиц о заключении договора. При отсутствии желающих бремя уплаты государственных пошлин ложится на патентообладателя (заявителя, автора).

С 3 июля 2013 г. начал свою деятельность Суд по интеллектуальным правам. Согласно ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» к полномочиям Суда по интеллектуальным правам относится ведение:

  • дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;
  • дел по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе об установлении патентообладателя; о признании патента недействительным и др.

Дела рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, организации, индивидуальные предприниматели или граждане.

В последнее время в медицине и фармацевтическом производстве все чаще применяются передовые технологии, в основу которых положены патентоспособные РИД, позволяющие конкурировать на медицинском рынке. Для предупреждения «пиратства» в сфере передовых технологий целесообразно заключать договор о предоставлении права на использование РИД, иными словами, лицензионный договор (ст. 1235, 1236, 1367 ГК РФ). Заключение лицензионного договора возможно как между медицинскими организациями одного государства, так и с зарубежными контрагентами. В Российской Федерации практика передачи новых патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности не только в медицине, но и в других областях, так и не выработана. Конкуренты на медицинском рынке либо используют патентоспособные разработки «пиратским» способом, либо прибегают к процедуре оспаривания патентных прав и, как следствие, аннулирования патента. С нашей точки зрения, проще и правильнее заключить лицензионный договор на условиях, определенных сторонами. Это позволит сэкономить время и ресурсы.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право использования охраняемого объекта интеллектуальной собственности другому лицу (лицензиату) в оговоренном сторонами объеме. Лицензиат обязуется вносить обусловленные договором платежи и при необходимости совершать иные действия, например, улаживать вопросы с конкурентами, включая решение споров в судебном и административном органе. В таких случаях обычно лицензиар обеспечивает лицензиата необходимыми материалами и выступает на его стороне.

Одним из условий заключения лицензионного договора является формулировка о том, что лицензиару неизвестно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены заключением договора. Гарантией этого может выступать лишь обязанность лицензиара возместить лицензиату убытки, возникшие в связи с нарушением патентных прав третьих лиц. Кроме того, лицензиар гарантирует осуществимость медицинской технологии при условии полного соблюдения и применения лицензиатом инструкций, медико-технических условий. Не последнюю роль играют и «ноу-хау», заключающиеся не только в опыте и секретах выполнения технологии лечения медицинскими специалистами, но и в незапатентованных РИД, использование которых обеспечит коммерческие преимущества лицензиата.

Если в лицензионном договоре одной стороной является зарубежный партнер, то к нему должны применяться нормы ст. 1211 «Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права» ГК РФ. В практике для решения споров между сторонами лицензионного договора с иностранным участником используется арбитражный суд третьей стороны. Обычно стороны в таких случаях стараются решить все споры мирным путем, чтобы исключить затратную составляющую.

При заключении лицензионного договора важно определить срок его действия. Он может быть любым, но не должен превышать срока действия патента, поддержание которого обеспечивает лицензиар путем своевременной уплаты государственных пошлин. На практике срок действия договора обычно меньше, чем срок действия патента.

Кроме того, важным условием при коммерциализации лекарственного средства или медицинского изделия на основе лицензионного договора является условие получения разрешения и регистрации их в уполномоченном органе, о чем уже говорилось выше.

В условиях лицензионного договора действует территориальная оговорка. Территория действия передачи прав по лицензионному договору может совпадать с территориями действия патентов-аналогов или быть ограничена территорией одной страны. В Российской Федерации территория часто ограничена даже одним регионом или определенной отраслью.

Приведем краткую характеристику видов лицензионных договоров (далее – лицензий), наиболее часто используемых в практике коммерциализации РИД как в РФ, так и за ее пределами. По объему передаваемых прав лицензии могут быть полные, исключительные и неисключительные (простые).

При продаже патента на основе полной лицензии патентообладатель остается прежним. Этим полная лицензия отличается от договора об отчуждении исключительных прав, который означает изменение патентообладателя.

Исключительная лицензия предоставляет лицензиату право использовать патент (предмет лицензии) монопольно на согласованных условиях, включающих территорию и срок действия лицензии. Лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на согласованной территории в течение срока ее действия, продавать лицензию третьим лицам.

Неисключительная (простая) лицензия предусматривает использование предмета лицензии лицензиатом на определенных условиях, территории и в течение установленного срока. При заключении такого лицензионного договора лицензиар сохраняет за собой право использовать предмет лицензии и продавать его третьим лицам.

Законодатель в ст. 1368 ГК РФ устанавливает возможность предоставления права использования патента третьим лицам в режиме открытой лицензии. В таком случае размер пошлины за поддержание патента в силе уменьшается на 50%. Но, если в течение двух лет патентообладатель не получил предложений о заключении лицензионного договора, то пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате и далее уплачивается в полном размере.

Часто стороны лицензионного договора оговаривают и условие предоставления лицензиатом третьим лицам права использования предмета лицензии на основе сублицензионного договора (ст. 1238 ГК РФ). Его чаще всего заключают при необходимости расширения лицензиатом территорий, не оговоренных в лицензионном договоре.

Наконец, принудительная лицензия представляет собой разрешение компетентного органа (в РФ это суд) по требованию заинтересованного лица использовать запатентованный РИД без согласия патентообладателя, но за вознаграждение. Порядок принудительного лицензирования регламентирован ст. 1239, 1362 ГК РФ в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, разработанных для здравоохранения и охраняемых патентами РФ. Принудительная лицензия выдается в тех случаях, когда заинтересованное лицо и патентообладатель не достигли между собой договоренности на «разумных» условиях. Выдача принудительных лицензий, так же как и аннулирование неиспользуемых патентов, имеет целью борьбу с недобросовестным патентообладателем, не использующим свои монопольные права, и тем самым провоцирующим «патентную блокаду» направления на медицинском рынке.

К сожалению, в России институт принудительного лицензирования в здравоохранении не развит и неэффективен, так как невозможно применить запатентованный РИД только на основе его описания без дополнительной медико-технической документации, включающей стандарты, технологические карты и процедуры лечения.

Лицензионные договоры подлежат государственной регистрации Роспатентом . На сайте Роспатента опубликованы нормативные акты, регламентирующие оформление документов для регистрации лицензионного договора и определяющие размер государственной пошлины за регистрацию. Лицензионные договоры – возмездные, т. е. должны содержать условие о размере и порядке выплаты лицензионного вознаграждения. Порядок выплаты может быть единовременным (паушальная сумма) или периодическим (роялти), а также комбинированным. Стандартная ставка роялти для медицинских изделий составляет в среднем 5%, а в фармацевтической промышленности – 3% от цены единицы продукции или объема реализации (суммы продаж).

Лицензирование объектов интеллектуальной собственности в основном сводится к установлению между сторонами баланса страха и жадности. Лицензиар боится, что не сможет продать свою технологию, лицензиат опасается, что, если он не купит технологию, ее приобретет конкурент и вытеснит его с рынка. Лицензиар хочет получить за свои объекты интеллектуальной собственности как можно больше, а лицензиат хочет заплатить как можно меньше .

Лицензионный договор должен иметь номер для его идентификации. Текст договора начинается с преамбулы, в которой приводятся сведения о партнерах и их адреса. Далее необходимо включить в него следующие разделы:

  • определения – приводится значение терминов, используемых в лицензионном договоре, для предупреждения их неоднозначного толкования, оговариваются территориальные границы (перечислением стран, регионов или отраслей);
  • предмет договора – указываются полное название предмета договора, вид лицензионного договора по объему передаваемых прав, номера патентов, возможность предоставления сублицензии;
  • техническая документация – прописываются сроки поставки документации, требования, предъявляемые к ней; перечень документов приводится в приложении к лицензионному договору;
  • гарантии и ответственность – оговаривается предоставление права на организацию групп по обучению медицинских специалистов, проживающих на территории, начало продаж медицинских изделий, ответственность лицензиара по любым искам или претензиям и т. п.;
  • цена лицензии – определяется порядок, валюта, условия и сроки выплаты лицензионного вознаграждения;
  • сборы и налоги – регламентируются расходы лицензиара и лицензиата, касающиеся заключения лицензионного договора;
  • информация и отчетность – описывается порядок предоставления сводных бухгалтерских данных, отчетный период;
  • усовершенствования и улучшения – определяется взаимный обмен по модернизации предмета лицензии, передача непатентоспособной продукции, специальной продукции, патентование усовершенствований и улучшений и т.п.;
  • реклама – устанавливаются порядок проведения рекламы и ее виды, условия использования товарного знака, записи «Изготовлено по лицензии» и др.

Кроме того, в лицензионном договоре определяются условия решения спора в арбитражном суде при невозможности его урегулирования путем переговоров. При этом суд может быть выбран либо по месту подписания договора, либо по месту пребывания истца/ответчика, либо одной из нейтральных стран. Устанавливаются срок действия лицензионного договора, условия его расторжения, прочие условия (оговорка об изменении, переуступке, дата совершения договора, количество экземпляров), юридические адреса и реквизиты сторон, подписи сторон. В России подписи сторон удостоверяются печатью. Зарубежные партнеры чаще используют штампы, да и то по просьбе российского партнера.

Лицензионные договоры с зарубежным партнером корректнее составлять в две колонки: одна колонка на русском языке, другая – на языке партнера. Договоры обычно содержат три приложения. В приложении 1 указывается перечень документации, включающей описание медицинской технологии, методические рекомендации по технике применения «продукции по лицензии», технические характеристики сырьевых материалов, условия стерилизации и т.п. В приложении 2 содержится изображение и описание товарного знака лицензиара. Приложение 3 – это описания патентов по предмету лицензии.

В заключение следует отметить, что во избежание судебных споров и для экономии средств и времени необходимо взвешенно подходить к заключению лицензионного соглашения, правильно и своевременно оформлять как отчуждение патента, так и предоставление права использования исключительных прав, охраняемых патентом.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Мероприятия

Мероприятия

Повышаем квалификацию

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Новые документы

Закупки по 44-ФЗ
Квалификация
Платные услуги
Популярное у экономистов медучреждений
Популярное у главных медсестер

Мероприятия





Интервью

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Врачей обяжут сообщать о потенциальных донорах

Алексей ПИНЧУК: журналу «Здравоохранение». Главные темы беседы – изменение правового поля донорства в России





Наши продукты




















© МЦФЭР, 2006 – 2016. Все права защищены.

Портал zdrav.ru - медицинский портал для медицинских работников. Новости и статьи для главных врачей, медицинских сестер, заместителей главного врача, специалистов по качеству медицинской помощи, заведующих КДЛ, медицинских юристов, экономистов ЛПУ, провизоров и руководителей аптек.

Информация на данном сайте предназначена только для медицинских работников. Ознакомьтесь с соглашением об использовании.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-38302 от 30.11.2009


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — журнал в формате pdf

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы продолжить чтение статей на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Сайт предназначен для медицинских работников!

Чтобы скачать файл на портале ZDRAV.RU, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Это займет всего 57 секунд. Для вас будут доступны:

— 9400 статей
— 4000 ответов на вопросы
— 80 видеосеминаров
— множество форм и образцов документов
— бесплатная правовая база
— полезные калькуляторы

Вы также получите подарок — pdf- журнал «Здравоохранение»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×